a． 请求颁布临时禁令的动议
尽管很难获得，专利权人可在专利诉讼的开始利用临时禁令阻止进一步的侵权行为。如果成功地获得了临时禁令，专利权人往往成功而有利地解决了该案，并不需要在要求告知程序、预审或审判中花费大量的法定费用。

在对专利侵权行为提起颁布临时禁令的动议时，专利权人请求法院以“初步依据”而不需要完整的审判禁止或阻止进一步的侵权行为，颁布这种临时禁令的依据是专利权人无法仅通过金钱得以赔偿的事实，该损失只能通过法院命令被告停止该侵权行为才能得到充分的救济。

临时禁令的动议只能以情况紧急为由提起，比如，一旦专利授权或侵权行为被发现。

在决定是否对专利侵权行为颁布临时禁令时，地区法院必须适用联邦巡回上诉法院确立的临时救济的标准，而不是地区巡回法院确立的标准。联邦巡回上诉法院要求地区法院考虑以下四个因素：

a． 专利权所有人是否有合理依据可能在审判中胜诉；

b． 如不颁布该命令，专利权所有人是否会遭到不可挽救的损失；

c． 权衡颁布或拒绝临时禁令给专利权所有人带来的困难，哪个更有利于专利权所有人；

d． 以及临时禁令对公共利益的影响。

上述四个因素没有一个是决定性的，“地方法院必须权衡和考虑每一个因素与其他因素进行比较，同时考虑要求救济的种类和数额”。法院必须采取一个“灵活的方法分析这四个因素”。

颁发临时禁令或拒绝颁发临时禁令由地区法院进行自由裁量，不能在上诉中以滥用自裁量权、适用法律错误或对证据严重判断适当为由被撤销。

b．请求简易判决的动议

为回避或简化审判的另一重要策略是提出请求简易判决的动议。一般地，此意味着就案件中的特定争议可通过以书面文件为基础的判决解决，而不需要进行完整的审判。如果不侵权的决定能基于这种简短或“简易”的依据作出，则该案将直接终止，而不需审判。有效或无效也可成为通过简易判决确定的争议。这种类型的动议对原告和被告为避免审判是非常有效的策略，尤其是陪审团审判。

１、 对基本事实无真正的争议

联邦民事诉讼法第５６条规定了简易判决，部分摘录如下：

如果原被告的请求书、质证、询问的回答和承认与宣誓陈述书一起均在案卷中，如果表明，对任何基本事实没有任何真正的争议存在，而且提出动议的一方要求就法律问题进行判决，判决应当立即作出。（着重符号由作者添加）

对于没有“真正的争议”的“基本事实”，一方当事人可向法院提出动议。这意味着由法官而不是由陪审团决定该动议。提交动议的一方当事人要求法院在审判中对该基本事实不增加诉讼成本就进行判决。就如美国最高法院在anderson v．liberty lobby．inc．，477 u．s．242，248（１９８６）中所解释的：“如果该证据能使有理性的陪审团作出不利于非动双方的裁决，实体法将鉴定哪些事实是基本的［以及哪些将视为真正有争议的事实］”。

２、 请求就法律问题进行判决

提出动议的一方必须有权就法律问题获得判决，这意味着没有禁止判决额外的政策或法律约束。既然判决不仅根据动议作出，而未经完整的审理，判决就被称作“简易的”

３、 非动议方的举证责任

    一般来讲，非动议方对足以导致要求提交陪审团进行解决的关于事实存在的争议的主张负有举证责任，就提供特别的证据。

４、 权利要求的解释现在是一个法律问题

在专利案件中，要求简易判决的一般动议与是否侵权的问题相关。

法院最近的判决使关于侵权或不侵权的简易判决更易获得。法律上已明确，专利权的解释是一个可由法官在简易判决中予以决定的法律问题。一旦法院已解释专利权，将被诉装置与法官解释的专利权进行比较一般就是一件容易的事。法院就可以在简易判决中确定被诉装置是否落入专利权的范围。

即使法院拒绝了被告提出的不侵权的简易判决的动议，决定动议的程序也要求原告（专利权人）对专利权权利要求进行特别的解释，这使被告（被诉侵权人）更易于“围绕”权利要求和/或解决分歧。这样，完整和深入的审理就可避免。

法院未能批准简易判决的动议并不意味着侵权争议已通过相反方式确定，但表明该问题在简易判决中解决太封闭，只能在审理中确定。

５、 其他可提出简易判决动议的普通争议

（a）  根据美国法典第３５篇第１０２（b）声称基于在先使用或销售而使专利无效；

（b）  根据美国法典第３５篇第１０２条声称基于在先的未被pto审查员考虑的文献而使专利无效。

          １９９８年１０月论坛

markman 听审

don w．martens

一、引言

最高法院和联邦巡回法院对markman v．westview instruments，inc．一案的裁定52 f．3d 967(fed．cir．1995) (in banc)，aff’d 116s．ct．1384(1996)，改变了专利权诉讼的面貌。markman从陪审团那获得的是对解释专利权利要求的含义的苛评争议。权利要求的含义常常是专利权诉讼争论的中心。通常，权利要求的含义一旦被确定，裁定文字上的侵权的争议就不存在事实问题。因此，markman案在专利案件中通过减少可争议事实的数量，实质上已增加了简易审判的可利用性。

从另一方面而言，在hilton davis chem．co．v．warner-jenkinson co．，inc．一案中，62 f．3d 1512，1520(fed．cir．1995)(in banc)，联邦巡回法院认为由陪审团审理的等同原则下侵权是事实问题。hilton-davis一案，被最高法院依其他理由推翻和驳回。warner-jenkinson co．，v．hilton davis co．，117s．ct1040(1997)。然而，最高法院暗示对联邦巡回法院继续陪审团争议/审判争议，有“充分的支持”。id．at1053．因此，hilton-davis案稍微缓解了mark案的强烈影响，因为如果法院发现没有文字上的侵权行为，那么在许多案件里，等同原则下的侵权行为的争议应由陪审团来审理。

虽然由陪审团审理的等同原则下的侵权行为是事实问题，但禁止或限制侵害等同的范围的禁止反悔原则的适用，是由法院确定的法律问题，可通过上诉再审。instuform technologies，inc．v．cat contracting案，99f．3d 1098，1107(fed．cir．1996)(citing 116s．ct．917(1996))。因此，在涉及等同原则时，如果禁止反悔原则对等同原则下的侵权行为的争议具有决定性的活，法官仍可从陪审团那获得案件的审理。

二、提出权利要求解释的争议

在审判之前，法院既可以以文字记录或听证会的方式，解决权利要求解释的争议。或者法院可以等到审判之前，在证据提出之后，解决权利要求解释的争议。

    a、在审判前确定权利要求解释争议的优势

    诉讼初期权利要求解释争议的处理使争议的界定容易些，集中于要求告知程序上，可以促进解决。权利要求解释争议在前的处理可使审判中提出的争议得以处理或简化。

b、“markman听审”

    通常，权利要求解释争议是通过审判前某个时候举行的众所周知的“markman听审”解决。任何一方当事人可以通过提交“markman动议”或“权利要求解释的动议”，启动诉讼程序。

法院可以为markman听审设立特殊的简易安排，代替普通申请和简易程序。例如，专利权所有人可被要求首先提交权利要求说明，随后是被控的侵权人，通常是随着权利人的答复。此外，也可要求同时作开庭简要陈述和同时答复。见local rules u．s．dist ．n．d．ca，civil l．r 16-10(要求每个当事人提交”提出的权利要求解释说明”和在60天内“对提出的权利要求解释说明的回答”)

法院可决定举行有限的听证会，以口头或专家证言的方式补充动议书上的证据。fed．r．civ．p．43(e)；utah．v．marsh，740f．2d799，891n．2(10 th cir．1984)；见local rules u．ｓ．dist．ct．ｎ．ｄ．ｃa．，civil ｌ．ｒ．16-11（设立指导专利案件“权利要求解释听审”的详细规则和程序）。此外关于权利要求解释争议，法院可以指令一个单独的审判。fed．r．civ．p．42；elf atochem诉libbey-owners-ford co．，894f．supp ．844(d．del．1995)。如此听证会或单独审判对提供工业技术或法律争议另外的背景，可能是适合的。

初审法官被准许、甚至有义务裁定作为法律问题的权利要求解释的争议，即使存在与权利要求内容的适当的含义相冲突的证据。见markman案。在markman听审中，法院在考虑“外在”证据（例如，专利和审查记录外部的证据）之前，就先依据“内在”的证据（例如，公开的记录-专利自身的文件和审查记录），尝试解释权利要求的目的。vitronics corp．v．conceptronic inc ．，90  f．3d  1576，1581-83(fed．cir ．1996)．

如果在考虑内在证据之后，来自公开容易取得来源的外在证据，例如词典、技术论文和文章，有助于法庭理解基本的工业技术和权利要求中存在的不明确之处，那么它一般比专家证言更使人相信，可被考虑。vitronics案，90f．3d at 1584-85 n．6．。既可在审查记录中引证，也可在审查记录之外引证的先前技术，也可以被考虑帮助解决诉讼请求不明确之处，它比专家证言较受欢迎。

c、在审判前提起权利要求解释争议的其他技巧

１、 申请临时禁止令

在寻求初步禁止令时，专利诉讼当事人可以在案件初期获得有关权利要求解释争议的预先指示。在确定倡议人是否“可能地”在案件实质上占有优势，法庭至少应就权利要求解释争议做出最初的决定。这最初的决定不必是最后的或最终的。作为替代，法庭可以给予暂时性的解释，以延缓最终的权利要求解释，直到当事人已“提供全部权利要求的发明和先前技术的描述”为止。sofamor danek group，inc．v．depuy-motech，inc．案，74f．3d 1216，1221(fed．cir．1996)。另见sofamor danek group，inc．v．depuy-motech，inc．案，897 f．2d 1572 (fed．cir．1990)。（“初审法院［授予或拒绝初步禁止令］不必做出事实判决，但至少应发现必要事实能被证明的可能性”）虽有暂时性的解释，但当事人可以洞察法庭在审判中可能如何裁定争议或者如何裁定简易审判的动议。

上诉权来源于授予、拒绝、变更或解除临时禁止令的命令。28 u．s．c．1292 (a) (1)。因此，在诉讼初期，当事人也可以得益于联邦巡回法庭对权利要求争议的再审。然而，对初审法庭授予或拒绝初步禁止令进行再审的标准，是“自由裁量权的滥用”。因此，联邦巡回法院对诉讼请求解释争议的再审，没有希望帮助的那么大。见international communication marterials，inc．v．ricoh co．，ltd．案，108 f．3d  316，318-319(fed．cir．1997)。（我们不认为它是我们的职责，即在这些情况下明确地解释［诉讼请求］，或者犹如最终判决般，再审没有完全记录的初审法院的暂时性解释，而对这记录初审法院认为这对它自己的最终裁定是必要的。）但vehicular technologies corp．v．titan wheel，international，inc案，141 f．3d 1084(fed．cir．1998)。（初审法院根据法律上错误听诉讼请求解释行使自由载量权而授予的临时禁止令，应该撤销。）

２、 全部或部分简易判决的动议-fed．r．civ．p．56

a、 侵权或者未侵权的简易审判

通常关于被控告的产品或方法不存在事实上的问题。因此，以书面形式使权利要求对应被控告的产品或方法不存在事实上的问题，─侵权分析的第二步─ 一旦权利要求作为法律问题来解释。很清楚，法庭应将权利要求作为法律问题来解释，markman案将使简易审判更容易利用。然而，有些初审法院似乎卷入markman听审的神秘性，直到以后在要求告知程序中，举行markman听审之后，他们才对简易审判的动议怀有兴趣。

b、 有关其他争议的简易审判

    诉讼请求解释也可以与其他有关的争议一起提出，例如无效和不可实施。诉讼请求解释的争议连同这些辩护中的一个或多个，可以通过简易审判裁定。

d、在审判期间或之后解决权利要求解释

    在一些例子中，法官可以延缓裁定权利要求解释争议，直到当事人在审判中提供所有证据。在法官审判中，这是更可能的。特别是在陪审团审判中，这可导致事实上的不利。

三、将侵权争议提交陪审团

当将权利要求争议提交陪审团时，法官有如下的选择余地。

    １、关于诉讼请求的含义，法官可以以陪审团指导书的方式，指导陪审团，让陪审团通过一般的判决、特别的判决或特殊的质问，裁定权利要求是否涵盖了被指称的侵权产品或方法。

    ２、法官可以要求陪审团通过特殊质问，只解决有关被控告的产品或方法的事实争议-被控告的方法是作用于a，还是作用于b ?然后法官应将法庭解释的权利要求对应于被控告产品或方法，根据陪审团反应的观点，确定侵权行为。

３、  为供咨询审判，法官可以将权利要求争议提交给陪审团，然后在陪审团判决之后，作为法律事实亲自裁定争议。（“尽管初审法院．．．应将有关权利要求的含义指导给陪审团．．．，通过法院对westview案事后审判动议的事后反应来看，没有那么去做，也无妨碍。”）

四、结论

在markman 案中，最高法院和联邦巡回法院极大地减弱了陪审团确定文字上的侵权的作用。在hilton davis案，联邦巡回法院拒绝限制陪审团根据等同原则确定侵权行为的作用。文字上侵权简易审判，应当非常容易获得，但是等同原则下侵权的争议将留给陪审团解决（缺少禁止反悔原则或其他法律禁止的规定）。

为审判作准备

                       john m．romary

在审判开始之前，各种不同的程序上的问题，随着要求告知的终了而结束。正确的初审策略和要求可以或可以不受诉讼地点的影响。初审法院都要为联邦民事诉讼规则赋予审判前的要求所制约。以下是适用于任何法庭的初审策略问题。

a、  limine动议

    limine动议是，以获得对种种不同事情的裁定的一项动议或者向法官的请求。动议是具有说服力、有战略性的动议，它有时可显著地使审判简单化。动议的一些常见用法如下。

１、  排除证据或证人

     证据文件或证人证言，基于以下原因，不是被完全限制，就是被完全排除。＜１＞缺乏关联或其他无法接受的原因，＜２＞在要求告知期间，有不适当的行为，＜３＞“过分的偏见”，或者有陪审团滥用证据的可能，＜４＞特别案件其他异常的情况。

２、  在审判中控制证据序列

     作为原告的专利所有人，负有证明侵权行为和损害的责任。与效力有关的事情，直到被告人以答辩方式提出时，才会产生争议。然而，原告为了“加强”效力或减少被告无效案件的影响力。通常，首先要求去做的是提出有效性的证据。有时我们可以从法庭获得阻止原告提出的有效性证据的命令，直到出现反驳的事例为止。

     b、局部简易审判的动议

     简易审判动议是指鉴于案件中的证据不存在关于指定问题的审判争议，而从法庭那寻找裁定的一种动议。换句话说，事情结果非常清楚，没必要提交陪审团或经过完整的审判。简易审判的动议，正如前面所说的，可能对全部诉讼具有决定性。此外，简易审判动议，对从诉讼中除去一个或一些诉讼争议，在策略上非常重要。在专利侵权诉讼中通常发生许多诉讼争议，但相对地很少有人真正地要求提交给陪审团。

c、分开审判的动议

值得提出考虑的想法是，是否将某一诉讼争议从总的审判中分开，或者阻止另一方将某一诉讼争议从总的审判中分开的努力。例子如下：

１、  不公正的行为

通常在陪审团审判之前，专利所有人可能就不公正行为的诉讼争议设法举行单独的审判。被控告的侵权人可以阻止这一努力，渴望让陪审团听审“坏行为”的证据，或许使陪审团对专利所有人怀有偏见。

２、  损害赔偿

有时一方当事人渴望，或者双方当事人同意随着责任审判举行单独的损害审判，这使责任审判变得简单，如果责任不成立，当事人可省去举行损害审判的许多费用。

３、  故意

被控告的侵权人可以设法就侵权行为的故意，举行单独的审判，以使陪审团不能听审复制的证据或者其他不良行为。在责任审判期间，专利权人可以让陪审团听审那证据。

４、  反垄断争议

被控告侵权人偶尔     宣称专利权所有人违反了反垄断法，例如试图故意实施无效的专利。专利权所有人，有时是双方当事人，可以就反垄断违法行为的诉讼争议，寻求单独的审判。

d、指定证人

案件以证人为依存。证人常常比冷漠的书面文件更宜于说服陪审团。选择证人是审判准备前非常重要的方面，应选择对诉讼事由适当了解的，又具有足以使陪审团信服的适当的外表和举止的人为证人。在科学领域里最受尊敬的证人，提供给陪审团，可能并不是最好的选择。

１、  专家证人

法官在准许或排除专家证人方面有相当的自由裁量权。有意义的是，与其说专家证人能证明基本事实 ，不如说是证明他们形成的意见。此外，专家的意见可能以审判中其他不可采信的事情为根据。一般而言，专利诉讼可涉及三种类型的专家证人。

a、 技术专家

通常在有关的技术领域里，拥有很高地位或经验。他们可以证明先前技术的内容，权利要求内容的含义或说明，被控告的设备或方法如何工作，或者其他与技术有关的事情。

b、 法律专家

是指具有丰富专利经验的律师。他们有时得不到法官的许可，有时被大量使用。可以在商标专利局就有关程序作证，就揭开秘密的义务作证，就在其他诉讼争议中显而易见的或侵权的诉讼争议的责任作证。

c、 损害赔偿专家

专利侵权的损害赔偿，既可以以专利权人因侵权人的存在而在市场上失去的利益来计量，也可以依据侵权人的侵权销售额而应支付合理的专利权使用费来计量。这些损害赔偿计量中的任何一种计算方法都可能是非常复杂的。而且，也可能涉及像价格的冲击和“整个市场价值”损害理论这样的复杂争议。通常侵权诉讼的双方当事人提供损害专家，这些专家已复查了当事人大量的财政记录，并将证明有关的损害计算方式。

损害专家可是律师，但通常是注册会计师或其他受过经济学训练的人。

２、  事实证人

事实证人是亲自看见、听见或者所作与诉讼争议有关的个人。他们不能提供意见。      

发明人依惯例被称作事实证人。作为被控告的公司侵权人，像主管经理、财务总监或其他与决定生产被控告的产品有关的高级职员，依惯例被称作事实证人。与产品开发有关的工程师，也时常被称作事实证人。“第三方”证人，诸如了解先前技术、先前售卖活动以及其他情况的人。也被称作事实证人。

e、为审判准备证人

当事人通常对提供的专家证人有选择的权利。然而，对于事实证人，很少有选择的余地。事实证人随时可自愿提供情况，或者不出庭讲诉实情。因为这个或其他的原因，辩护律师依惯例为审判准备证人。

事实证人按照程序上期望的内容，按照他们可能被提问到的诉讼事由以及回答反方律师问题的指导方针，作简要说明。此外，事实证人常常要依照影响他们证言可信性的行为风格、演讲模式或技巧，作简要说明。

f、准备视觉辅助设备

视觉辅助设备在帮助当事人的证明案件方面，非常有价值。这特别适合陪审团审判。

１、  图表

许多案件的文字资料最好以图表形式提供，例如馅饼图样或棒子图形。此外，应该使用曲线图和其他图解，这样无论如何，他们有助于诉讼事由的理解。依惯例使用权利要求图表。权利要求图表仅仅是专利权利要求增加的部分，或者在诉讼中被涉及的专利权利要求的有关部分。专利所有人常常使用再现权利要求的侵权产品的图表，并同时使用被控告产品的图解。可以从每一个权利要求要素到有关被控告产品相应结构之间，划条线。颜色编号也常被使用，以使陪审团或法官能轻易地观察有关被控告产品的那一部分，与权利要求的那一要素有关。

被控告的侵权人常常有无效的图表。在这图表里，权利要求又被扩大和体现。这图表也包含着有关先前技术的主要简介，以及展示先前技术所披露的权利要求每个要素的色彩编号或者线。未侵权行为图表也可以适当使用。

２、  演示

演示对将案件介绍给法官或陪审团，可能非常有效。专利所有人应该以强调发明对进步的贡献的方式，对先前技术和具体化的发明创造一一相比较。也可以设计展示侵权、未侵权和无效的演示。可以使用被控告产品和先前技术的模型，或者通过录象带展示。

３、  录象介绍

在诉讼中有效的演示必须依据案件基本情况来确定。通常，图表或示范通过录象介绍，也包括为审判特别准备的动画制作。

                  选择陪审团

                  don w．martens

假如任何一方当事人请求陪审团的话，那么案件就要在陪审团面前审理。在决定请求陪审团和在陪审团案中，如何影响陪审团的组成，则是个值得考虑的策略问题。

选择陪审团的第一步，是选择诉讼地点。原告选择地点，是在可适用的管辖权和案件发生地要求的范围内。被告虽然会试图改变地点，但常常不能妨碍原告的选择。正如以前曾讨论过的，两在公司之间的诉讼可能被确定在不同的地方。对于在指定地点可能被选择的陪审团，专业陪审团顾问可有效地提供有关他们大概的教育水平、偏爱及其他方面的建议。

通过汽车驾驶执照的记录和选举登记记录，法庭为某一特定地区选择“一潭”或一群潜在的陪审员。这群人里有成百或上千个潜在的陪审员。为某一特定案件，法庭接着从陪审团人群中，随意地选择大约４０人左右的一小群潜在的陪审员。

法庭以一组问题提问每一个成员，以确定他们的背景以及他们与当事人的关系，或者其他潜在的偏爱。法庭也可自行决定准许当事人提出问题。有时，法庭应准许律师向潜在的陪审员提问。根据对这些问题的回答，当事人可以设法将某个人从陪审团中排除掉。

每个当事人在某种情况下可取消潜在陪审员的资格。准许有“理由”无限制地取消资格。然而，“理由”是被严格定义的，它包括如下情况：潜在的陪审员是当事人的亲戚；潜在的陪审员不能很好听审和不能够听审证词，或者除此之外显然不能重视证词或导致不公平的判决。

每一个当事人也可被准许使用一定限量的“断然要求陪审员回避”制度。断然要求陪审员回避制度不需要理由。无论如何，他们不是以种族为依据。决定何时使用有限的断然要求陪审员回避制度，可能是值得考虑的策略问题。

最后，选定６至１２名人组成的陪审团来判决案件。除非当事人间有不同的约定，否则陪审团的判决必须意思相一致。

             专利诉讼的庭审程序

                 don w．martens

在专利侵权诉讼中，实际上进行开庭审理的时间可能会持续几天甚至几个月。大多数的案件是按照下述的一般原则进行审理的。然而为了满足法官自己的需要，或是根据双方当事人的协议或双方当事人提出的请求，审理案件的法官在改变提交证据的方式和辩论的方式上具有相当大的权力。

a． 开庭陈述
各方当事人都被允许向法官或陪审团概括陈述其想要在审理中证明的事实，作开庭陈述。这是给陪审团留下良好第一印象的关键机会。在开庭陈述中，律师向陪审团讲述他们将在审理中听审的案情。尽管律师只能就将要提出的事实进行陈述，而不能就那些事实所包含的意义进行辩论，但是一个老练的律师会试图以一种能说服陪审团的方式来陈述案件的事实。

b． 举证顺序
１．  专利权人举证

在原告为专利权人的简单案件中，通常情况下由专利权人先进行举证，并试图证明：

a． 被告人的侵权行为

b． 故意侵权（如果是的话）

c． 损失的数额

有些以文书或物品（模型，图表，录象带）形式出示的证据不需要证人证实，可以在审理过程中直接由律师出示。然而，大多数证据是通过讯问证人，以通过证人出示的文书或物品而提交给法庭的。

专利权人首先传唤他的第一位证人到庭，并开始举证。证人在作证前要宣誓他将真实地作证。专利权人的律师向证人提出一系列问题，证人一一作出回答。这被称为“直接”讯问。法官偶尔也会向证人发问。在讯问证人的过程中，可以就那些可能被采信为证据的文书或物品提问。

在专利权人的律师结束直接讯问证人后，被诉侵权人的律师被允许对证人进行反讯问。反讯问也是以问答的形式进行的，而且经常包括使用文书和物品以进行反讯问。反讯问必须限于证人在直接讯问中证实的事情。对证人进行反讯问是非常重要的。它被用来通过找出在直接讯问中被回避的事实，从而削弱直接讯问的效果并使唤法官和陪审团对证人失去信任。对于一个诉讼律师，具备良好的反讯问技巧是非常重要的。

在反讯问结束后，进行直接讯问的律师可以在向证人提问。这被称为再讯问。

在第一位证人结束作证后，专利权人按照相同的程序请下一位证人出庭作证。专利权人也可以请被诉侵权人的雇员或双方雇员以外的人作证。

２．  被诉侵权人举证

在专利权人讯问全部证人。并出示了所有的文书和物品后，专利权人的举证就结束了。然后被诉侵权人可以请求法官作出有利于被诉侵权人的，不再进一步进行庭审的决定，因为专利权人提交的证据不足以使任何合理的陪审团作出有利于专利权人的裁决。这种请求被称为关于法律问题判决的动议，而这种动议在本阶段的诉讼中很少会得到批准。

接着，被诉侵权人以与专利权人相同的方式，通过证人，文书和物品进行举证。

被诉侵权人通常试图证明：

a． 没有侵权

b． 专利权无效

c． 由于不公正的行为使得专利权不能实现（如果有的话）

d． 其他抗辩（懈怠，禁止反悔，对专利缺乏所有权，经过许可，不具有管辖权，等等）

e． 不是故意侵权

f．  即使专利权有效，侵权成立，并且专利权可以实现，只有判令数额较低的损害赔偿才合适。

在被诉侵权人举证结束后，专利权人可以提出关于法律问题判决的动议。同样，在庭审阶段这种动议很少被批准。

３．  辩论

专利权人被允许为反驳被诉侵权人出示的证据而提供证据。这些证据必须限于反驳的理由，通常包括支持专利有效性的证据，对其他抗辩的回应，以及与被告证据不一致的证据。

在专利权人辩论结束后，法院可以，但通常不是这样，允许被侵权人再出示证据以反驳专利权人的辩论。

在有陪审团审理的案件中，当各方当事人已经出示全部证据后，任何一方都可以提出关于法律问题判决的动议。在这一阶段，法官可以对动议进行更认真的考虑。然而，只有在证据中没有足够的法律基础供合理的陪审团作出有利于专利权人的裁决时，法官才能作出关于法律问题的判决。在考虑各方的动议时，法官必须将对立当事人提交的证据作为事实予以接受，因为决定哪些证据可以采信是陪审团的工作。因此，只有在，例如，一方当事人没有就案件中的重要问题提交任何证据的时候才能作出关于法律问题的判决。通常在知道他能够在陪审团作出裁决后再次考虑的情况下，法官会否决该动议。

    c．证据

１．  事实证人

事实证人是指那些亲眼见到，亲耳听到或者做出诉讼中某一问题有关的行为的人。事实证人不能提供意见。

发明人被例行地称为事实证人。如果一家公司是被诉侵权人，该公司的高级职员比如经理，财务总监或与决定生产被诉侵权产品有关的其他人也同样被称为事实证人。开发产品的工程师也经常被称为事实证人。了解现有技术或者在先销售行为和其他事情的人也同样被称为事实证人。

２．  专家证人

专家证人通常是为诉讼专门聘请的，而且要为他们占用的时间以及他们所做的工作支付报酬。法院有权接受或拒绝“专家”证人。专家证人能够根据他们的意见作证，而非就基本的事实作证。此外，专家证人可以根据那些在庭审中不能采信的事情提出自己的意见。一般来说，专利侵权诉讼中，最见的专家证人有：

a． 技术专家

技术专家通常是该技术领域中具有较高学历或者丰富经验的人。他们可以就现有技术，权利要求或说明书中词汇的含义，被诉装置或方法如何运行，或与技术有关的其他事情作证。差不多每件案件中都要有技术专家作证。

b． 专利专家

    专利专家一般是具有丰富专利经验的专利律师。但不是所有法官都允许律师作为专利专家作证。如果法官允许，通常会聘请专利专家作证。他们可以就有关美国专利与商标局程序的事情作证；就披露的义务作证；或者就显而易见性或侵权作证。

c． 计算损害的专家

专利侵权的损害是根据专利权人因市场中出现侵权而损失的利润，或根据侵权人原本应为侵权销售行为支付的合理的许可使用费进行计算的。上述两种损害计算方法中的任何一种都是非常复杂的。而且可能会涉及价格损失和“全部市场价值”损害赔偿理论等复杂问题。侵权诉讼的双方当事人通常会聘请一位计算损害的专家，在对双方大量的财务账目进行审核后，就损害的计算作证。

计算损害的专家可以是律师，但一般是注册会计师，或在经济学或者市场营销学方面受过训练的人。

３．  直观的辅助手段

直观的辅助手段是帮助一方当事人进行举证的非常有价值的手段。特别是在有陪审团审理的案件中。

a． 图表

在许多案件中都有一些最好以图表形式出现的资料，这种图表包括饼状图或柱状图。图形和其他图解应当被用于帮助理解主题。权利要求图也很常用。权利要求图包括对下项专利权利要求的放大，或者涉诉的一项专利权利要求的相关部分。

在侵权案件的权利要求图中，权利要求是根据对被诉侵权产品的解释而重新制作的。可以对被诉侵权产品相应结构中的每一个权项部分进行划线。颜色代码也很常用，以便使陪审团和法官很容易地看出被诉侵权产品中的哪个部分与权利要求中的某一部分有关。

被诉侵权人经常会使用无效图表。在图中，权利要求再一次被放大和复制。该图中也包括对相关现有技术的概括，以及为表明权利要求中的每一部分都被现有技术披露而使用的颜色或线条。在适当的情况下，也会使用不侵权图表。

b． 演示

演示是向法官或陪审团出示证据的非常有效的方式。在多数案件中都需要演示被诉装置是如何运行的。专利权人可以要求以强调发明进步的方式，将现有技术与包含发明的产品一起从各个方面进行比较。也可以为了证明侵权，没有侵权或专利权无效而进行演示。被诉产品的模型和现有技术的模型也可以用来演示，或者通过录象带演示。

c． 以录象出示证据

录象在专利案件的审理中被广泛应用。图表和演示经常通过录象出示，而且也包括专为庭审准备的幻灯片。不能出庭的证人也可以通过录象提供证言。

d．证据规则

审理按照联邦证据法进行。联邦证据法制定了一整套严谨而内容广泛的规定，用于决定哪些可以在案件审理中被采信为证据，哪些不能被采信为证据。

有陪审团参加的审理严格遵循联邦证据法。陪审团只能考虑那些根据联邦证据法的规定能够被“接受”的证据。在没有陪审团的审理中，法官无需象陪审团那么严格地遵守证据法。这是因为有这样一个理论：即使法官听到了不能采信的证据，他或她在判决案件时将不予考虑。

１．  证据的反对

在有陪审团的审理中，法官通常会事先规定特定的证据不能被采信，而且律师应当避免出示这种不能采信的证据。然而，许多在审理过程中出现的不可采信的证据并不是法官在事先规定的。如果以不恰当的方式提出问题，或者讯问的是对方当事人认为不可采信的证据，对方当事人的律师可以站起来反对，简要地陈述反对的理由。法官可以立即批准或驳回反对。有时，法官还希望听取该证据可否采信的理由。在这种情况下，法官通常要求不让陪审团听到这些理由。或者是暂时打断对证人的讯问，由律师与法官小声开会（“次要“会议）讨论，以免被陪审团听到；或者是法官要求律师先进行其他的问题，在下一次休庭，陪审团离开陪审室的时候再听到反对的理由。

２．  关联性

根据联邦证据法第４０２条，只有具有关联性的证据才可以采信。联邦证据法第４０１条规定，如果一项证据能够证实或否定某一事实，其结果能对案件的判决产生后果，则该证据是有关联性的。例如，侵权人册外国人，侵权人遗弃了他的家庭，或者侵权人对专访经济作出了巨大贡献的事实就不具备关联性，如果被反对就不能作为证据予以采信。根据联邦证据法第403条的规定，如果证据的证明价值被以下因素超过，那么尽管证据具有关联性，但仍能予以排除。该因素包括有造成不公平偏见的风险，或者会造成混淆或浪费时间等。实践中，因为没有人反对，而且证据提供了案件或双方当事人的背景情况，使得许多不具备关联性的证据被采信。

３．  认证

根据联邦证据法第９０１条的规定，审理中出示的全部文书必须经过认证，即必须表明该文书确实是象它看起来的那样。例如，一方试图提交看起来是另一方当事人写来的信，必须证明这封信确实是来自对方的，也不是假的。通常，要求认证的证据是比较少的，而且双方当事人通常不会对大量文书的真实性提出争议。

４．  传闻

根据联邦证据法第８０１条，传闻是指在法庭以外作出册书面或口头陈述，提出该项陈述以证明它陈述的事实。除非属于联邦证据法第８０３条规定的例外情况，否则传闻不能予以采信。传闻是排除证据的主要理由之一。传闻规则及其例外是一项非常复杂的问题，甚至许多美国律师也没有完全搞明白。本文将讨论几个传闻的例子，以及传闻规则中常见的例外。

如果一项发明在申请专利以前已经公开使用了一年以上的时间，那么该项美国专利应当无效。诉讼当事人以外的a先生可能曾经告诉被诉侵权人，a先生在专利权人申请专利的很多年前已经公开使用该发明。如果被诉侵权人作证a先生曾告诉他已有注先使用，这就属于传闻，并且不能被采信。a先生必须宣誓真实地作证，并接受反讯问，这样才能就在先使用作证。

与此相同，如果一封信是由诉讼当事人以外的人发出的，那么就是传闻。除非符合特定的例外条件，否则不能采信。

然而，一方当事人先前的自认可以被另一方当事人提交，而且不被认为是传闻。例如，如果被诉侵权人在一封信中承认他复制了专利权人的产品，那么即使这是由专利权人提交的证明被诉侵权人复制了专利产品的证据，也是可以采信的。因此，尽管有传闻规则的规定，由一方当事人准备的文书也可以被采信为证据。

在先出版物作为现有技术不是传闻，因为它们的提交仅仅是为了表明信息已经在先前出版，而不是为证明该信息是真实的。当然，引入现有技术的一方当事人必须证明它确实是在申请日前出版的。

政府机关各其他公共机构的记录能采信为证据是传闻的例外。因此，美国专利与商标局保存的专利申请文档，无须专利与商标局的雇员出庭即可采信为证据。

企业正常活动的记录也做为传闻规则的例外而可以采信。因而，各方均可提交相关的财务记录，检验报告等等。

５．  和解建议

联邦证据法第４０８条规定，任何一方的和解建议都不能采信。如果和解建议将披露给陪审团，当事人会踟躇不前。

e．终结辩论

在所有证据都被出示后，各方都被允许向陪审团就哪些证据已经在庭审中得到主宰进行辩论。这是说服陪审团的最主要的时机。图表，展示以及表演都是为了陪审团感兴趣而采用的。

f．指导陪审团

在终结辩论结束后，法官将就有关的法律对陪审团进行指导。法官对陪审团的指导是以双方当事人以书面形式提出的陪审团指导为基础作出的。从理论上讲，陪审团决定事实问题。事实问题可能包括，比如，从间接证据作出的推断，以及决定证人是否可信等。法官负责正确适用法律的问题。因而，法官对陪审团进行指导，如果陪审团发现特定事实是真实的，那么根据法律的规定就会产生一定的后果。

 g．陪审团裁决

经过和议并达成一致意见后，陪审团作出裁决。裁决可以采用几种形式中的一种。如果要求陪审团作出“概括裁定”那么陪审团将仅仅宣布“我们裁决原告胜诉”或“我们裁决被告胜诉”。也可以要求陪审团在作出“概括裁决”的同时，对被称为“书面质问”的特定问题作出回答，以帮助当事人了解陪审团作出决定的过程。也可以要求陪审团就案件中的特定请求和抗辩作出“特殊裁决”。“概括裁决”是在上诉中最难被推翻的裁决。

裁决的形式，以及对书面质问的答复“如果有的话”，直接影响着在上诉中分析案件的方式。因而，如果有要向陪审团提出的问题，那么在决定向陪审团提出哪些特定问题时要采取合理的战略。

                 专利侵权的救济

                  don w．martens

一旦法院在判决中确定存在着专利侵权，便可以判决给予专利所有人金钱赔偿、支付其律师费、签发永久性禁令或三者的结合。

a  金钱赔偿

专利法第２４８条规定发生专利侵权时必须予以金钱赔偿，赔偿的标准可以是合理的使用费、实际的损失（损失的利润）或两者的结合。该条规定：

法院在作出有利于请求人的裁决后，应该判给请示人足以弥补所受侵害的赔偿金，不得少     

于侵害人使用该项发明的合理使用费，以及法院所确定的利息和诉讼费用。

35       u．s．c．第248条（加有着重线）

以合理的使用费计算损失是专利所有人可以获得的最少补偿。在确定比例时，法院会假设在侵权发生时进行了协商，并估计专利所有人和侵权人可能会达成的比例。法院在得出假设的协商结论时会考虑许多因素，其中最为重要的两个是：该专利权经实际协商达成的许可使用费和使用该发明得到的和收益。

如果专利所有人可以证明该侵权行为确实造成了实际损失，他会试图获得对该损失的补偿，一般是指其失去的利润。以失去的利润计算损失的方法被地确定为：如果不是由于侵权行为，专利所有人本可以获得的利润。通常，这种损失是指本应由专利所有人而非侵权人出售那些非法出售的产品所得的利润。

法院在确定专利所有人是否有权获得损失的利润时使用的最普遍的方法是包含有四项内容的panduit检验法。根据第六巡回法院在panduit corp．v．stahlin bros．fibre works．inc．，575 7．2d  1152(6th cir．1978)一案中的基本意见，panduit检验要求专利所有人表明：

（１）   对专利产品的需求；

（２）   缺乏适当的不侵权的替代产品；

（３）   满足该需求的制造和销售能力；

（４）   专利所有人本可以获得的利润；

如果基本上确定了专利所有人有权获得损失的利润，针对所要补偿的损失的类型，应对第２８４条作“扩大而非限制性”的解释。rite-hite corp．v．kelley co．，56 f．3d  1538，1544(fed．cir．1995)这样，联邦巡回法院认为专利所有人可以获得相当于“在相关市场中侵权的竞争者应当预见到”的任何损失。id．at 1546与此方法一致，法院可以依照惯例根据以下内容判定所赔偿的损失：

．由于侵权人的竞争引起的专利所有人商品价格的下跌（“价格下跌”）

．增加的费用

．以专利发明产品作为部件的整个产品或者系统的销售损失（全部市场价值规则）

．零件或附件销售的损失（“所保护的”、“所附属的”或“所派生的”销售）

．将来利润的损失，和

．侵权行为导致的专利所有人商业价值的降低

赔偿不一定全部由损失的利润或合理的使用费单独构成。如果专利所有人只能证明侵权者的部分销售导致其利润的损失，法院可以判处争权人就该部分赔偿损失，而就其余部分支付合理使用费。

除金钱判决之外，除非有特殊情况，胜诉的专利所有人还可以获得预审利益。general motors corp．v．devex corp．，461 u．s．648，657，76 l．ed．2d  211，103 s．ct．2058，2063(1983)。

另外，胜诉的专利所有人还可以获得对其支出费用的补偿。这些费用包括法院书记和执行官的费用，准备副本的费用，印刷和证人费用，法院文书费，法院指定专家和翻译的补偿费用。 28 u．s．c．第1920条。法院费用不包括律师费。

如果发现侵权是故意和蓄意的或者恶意进行诉讼，法院可以根据第284条增加赔偿数额，最高可到原来的三倍。加倍赔偿最普遍适用于故意侵权。预审利益不在三倍赔偿的范围之内。

b  律师费

    专利法第285第规定：法院可以自行决定在特殊的案件中判定补偿胜诉方合理的律师费。曾有的做法是：胜诉的专利所有人在发现侵权是故意或蓄意时可以得到律师费；另一方面，胜诉的被告也可以由于表明专利所有人在申请专利或诉讼中有不公平行为而从专利所有人那里得到律师费。

c  禁令救济

    最后，专利法第283条规定：法院可以在其认为是合理的条件下，依据衡平法的原则为阻止对专利权的侵害而签发禁令。

当权利所有人胜诉时，几乎都要签发永久性禁令。在大多数情况下，只有金钱赔偿的数额及三倍赔偿和律师费是真正的争议所在。

不公平行为

thomas e．smith

历史背景

不公平行为是衡平法中的抗辩事由，来源于衡平法的“不洁手段”原则。该抗辩事由是指：如果专利审查过程中存在着实质性的省略或者对性质有虚假表述的，法院应拒绝该专利权的实现。值得注意的一点是：本抗辩事由不一定要与有效性各侵权的问题相关，但却涉及法院是否应使专利权得到实现的问题。

许多年来，在提交和审查专利申请中，美国的做法是不需要向专利局提交有关现有技术的资料。许多律师和代理人都认为找到最佳的现有技术是专利局的责任，而申请人或其代理人都没有公开的义务。对于许多执业者来说，专利审查是代理人与审查员之间的一种“游戏”。尽管有些法院判决的寓意并非如此，但充其量是自成一言。其中部分原因是由于专利侵权案是由众多地区巡回法院处理，而各巡回法院对专利法的解释和执行各不相同。

于是，也就不难理解法院在利用其衡平法的自由处分权中，渐渐发现审查过程中的某些极端恶劣的行为足以使得专利权全部或部分不应实现。专利局细则的变化和联邦巡回上诉法院新的设置也许在其中起了促进作用。人们希望这些变化将会对哪些行为构成不公平行为提供一个更加统一的解释。然而，在其设立之初，联邦巡回法院在本身的决定并不一致。

其结果是在七十年代末和整个八十年代，几乎每一个专利侵权案中实行人都提出了由于不公平行为而使专利权不可实现的答辩。这种答辩可以而且经常基于其它专利审查中发现的现有技术，无论该审查是在外国还是在美国进行的，以及是否与案件中的专利相关。要形成不公平行为抗辩的基础并不困难，很容易便能发现一些（至少是部分的）省略或者有争议的陈述。这是一个有利的抗辩事由，也是那些主要涉嫌“不平等”行为的专利代理人们十分关注的问题。它还是那些拥有现有技术文献，可以在其中发现含有相关的，但还未被发现的现有技术的公司们关注的问题。所以，要求对美国专利申请审查中所要求的行为作出明确规定的愿望很强烈。

专利和商标规则

1997年，专利局采纳了新的第56号规则，被称为“公开责任；欺诈；取消或驳回申请”。该规则规定“以下人员负有对专利局坦白守信的责任：发明人、每一个准备或提出申请的律师或者代理人、其他任何与申请的准备或者提出有实质关系的个人以及与发明人、转让人或者任何有义务转让申请的人有利害关系的册”。这来源于美国最高法院根据安全和交换委员会法中对公开义务的规定，该法调整公共团体应向联邦政府和公众提供的信息。

该“义务”，以该法的语言就是：“就其所知，告知专利局该申请审查中的实质信息。当一个普通的审查员极有可能认为某种信息对于决定是否授予专利权十分重要时，该信息便是实质信息。

当然，并不要求法院接受专利局的定义，但联邦巡回上诉法院发现这是个“讨论实质性问题恰当的出发点”，其后同一法院发现其已被编入法典。

目前专利局的规则

1992年，专利局开始实施现在关于专利申请人向专利审查员提交所需内容的规则，该规则

规定了要公开“所有已知的···对专利性具有实质意义的信息”。该规则进一步解释到该责任不仅涉及与现有技术有关的信息，也涉及“同争议中代表申请人支持专利性的···某一观点相反或不一致”的信息。这样，如果为支持专利性而提交资料，该资料不公应是真实的，而且应向审查员出示任何驳斥或甚至消除专利性册反面资料。

新的规则规定了必须提供该信息的期限，并规定了在未及时提交的情况下，申请人以后（在申请期间）如何缴纳适当的费用加以补救。

什么是不公平行为？

违反专利局规则会有什么结果？很明显，申请人极有可能违反规则，而规则或法律中却没有明确定义“不公平行为”或者规定如果存在不公平行为的后果是什么。尽管专利局可以制订规则，但这种规则对法院却没有约束力。所以最终分析起来还是由法院确定其认为不公平的行为的类型以及该行为的后果，而且实践中也总是如此。

联邦巡回上诉法院现在似乎已经解决了这个问题。根据法院近十年间的判决，那种应使专利权完全不能实现的不公平行为，是指“出于欺骗的目的，对实质性的事实确有错误表述，未能公开实质性信息，或者提供错误的实质性信息”，

证明中的要素

联邦巡回法院也指出“指控不公平行为应当以明显和有说服力的证据证明“实质性”和“故意”的要素”，而“地区法院应结合所有条件，根据‘实质性’和‘故意’的关键事实，考虑是否能得出确实存在不公平行为的结论。”故意的证据通常是由间接证据，因为极少存在故意的直接证据。但要求故意欺骗法院的证据却减少了基于重大过失证明不公平行为的可能性，除非确实证明了欺骗的故意。

谁决定不公平行为？

由于不公平行为是衡平法的抗辩事由，应由法院而不是陪审团决定。通常，当不公平行为是侵权案件中的争议焦点时，法院会在审理有效性和侵权之前单独召开初步听证会，讨论有关问题。这种听证会可以而且经常是由发明人、律师甚至是专利审查的专家作证。

审判中的策略

在诉讼过程中，不公平行为经常在审理之前与案件其它问题相分离并进行初步审理。这使得专利所有人受益匪浅。因为一旦对该问题作出决定，便成为该案件的法律问题，不能再在其他问题的审理过程中提出。法院应当支持任何反对向陪审团提出这类证据的异议，然而被告却希望陪审团能听取他们对不良行为的意见。于是，被告通常不会请示将不公平行为问题分开审理。他们可以在审理之前先不提该问题，从而在审判中能向法院和陪审团提出。

不公平行为的效力

如果法院认为存在不公平行为，法院将判定专利权不可以实现，而且如果已经决定将之分离作为初步争议，则往往结束案件的审理。该判决可以向联邦巡回上诉法院上诉。但是，如果法院认为不存在不公平行为，则不能就该争议上诉，除非法院签发了重要性证明，允许联邦巡回法院在愿意的情况下听取该问题的注诉。

联邦巡回法院目前对不公平行为的意见

联邦巡回上诉法院近来的决定似乎已经从实质上减少了不公平行为作为争议热点的案件数量。尽管处理实质性问题相对较为容易，但取得证明发明人、律师或专利所有人故意欺骗所需要的证据却十分困难。有时法院会指出：表明实质性的内容越多，证明故意所需要的证据就越少。这并不奇怪，因为如果未公开的现有技术与专利性十分相关和具有实质性，便容易推知该人知道该现有技术并有意逃避专利审查员视线。

可能最普遍的不公平行为是专利所有人已经故意出售了专利产品或者近似的产品并且向审查员隐瞒了该事实。然而，在诸如所掩盖的现有技术无效的情况下，法院可能只是判决专利无效，而不对向审查员隐瞒是否构成不公平行为作出评议。如果法院决定存在了不公平行为，专利所有人极可能要支付被告的律师费用，而这在专利案件中可能是极为重要的。(2000年)

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[1] 这是欧洲律师对欧洲专利诉讼模式的介绍。