上诉人：（原审原告、反诉被告）：余远明、邓万贞

    被上诉人：（原审被告、反诉原告）：西南化机股份有限公司(简称化机公司)

    一审案号：四川省高级人民法院（1992）川高法经初字第8号

    二审案号：最高人民法院（1996）经终字第168号

案  情

起诉与答辩：

原告余远明和邓万贞起诉称：从1983年起，二人共同利用业余时间自行研究了“冷激式氨合成塔”。1987年2月邓万贞向国家专利局申请发明专利，1989年7月5日被授予专利权。三年后，余远明被获准成为共同专利权人。1992年4月，专利权人获悉化机公司生产的产品侵犯“合成氨生产方法及其合成反应器”专利权，向一审人民法院起诉，请求判令化机公司停止侵权，赔偿不低于200万元的经济损失。

被告化机公司答辩称：余远明和邓万贞被授予发明专利的名称是“合成反应器及其应用”，作为原告以不受法律保护的“冷激式氨合成塔”技术起诉化机公司，于法无据。该项发明不是他们二人的技术成果，是利用化机公司的技术获得专利权的，并提出反诉，请求判令该项专利权归化机公司所有。

反诉被告余远明、邓万贞答辩称：从本案专利技术的发明过程看，是二人利用业余时间采用系统工程的研究方法，建立了冷激式氨合成塔最优化设计数学模型，在计算机上进行模拟计算获得成功的，是自立课题、自筹资金，独立完成的，化机公司是通过签订技术转让合同从本诉原告处购得此项技术。

诉讼期间，化机公司向中国专利局提出申请，请求宣告“合成氨生产方法及其合成反应器”部分专利权无效。

一审审理查明：

1984年11月22日，贵州工学院报请省科委对该院化工系教师余远明、邓万贞利用教学之余研究的《冷激式合成塔设计最优化》课题成果进行技术鉴定。鉴定结论认为：该课题“所建立的数学模型，进行的数字推论，选用的计算方法和编制的计算程序，是正确的”，此项研究和程序，“是一个较好的软件”，“建议在中小型合成塔上进行开发性工业化试验”等。1985年2月9日，余远明持贵州工学院介绍信前往化机公司联系技术转让事宜。经协商，余远明以贵州工学院的名义与化机公司于2月14日订立协议，约定：贵州工学院向化机公司提供  600型冷激式氨合成塔最优化设计成果(含前述课题研究报告、课题设计成果鉴定证书)以及设备、化工工艺结构图、使用厂家合成塔总装图及其他有关技术资料；化机公司依工学院所提供的有关工艺参数，进行设计、制造；化机公司向技术转让方支付技术转让费1.5万元；在成果推广后，第一年从化机公司设备销售利润中提取15%，次年和第三年各提取10%；转让技术的所有权和专利权属于贵州工学院，设备的设计制造权属于化机公司等。在合同上，贵州工学院盖章，余远明签字。同日，余远明与化机公司的合同经办人罗明义单独商定，当化机公司设计完成后，由罗明义提供一套化机公司的设备制作图和相关技术资料，并单独向余远明支付2万元报酬。在化机公司支付2万元后，余远明向化机公司提供了设计压力、处理气量、触媒筐最高温度、塔外冷激管规格等差数，以及使用厂家某氮肥厂采用合成塔的安装图一份，  600型冷激式氨合成塔结构草图二份，美国专利文献一份。收到上述文件后，化机公司认为所提供的技术资料与余远明介绍的情况有很大差异，无法具体实施，遂于1985年2月至7月，在余远明提供的技术资料基础上进行了研究改进，于7月完成氨合成塔的全部设计，同时生产出产品，并向余远明交付一套完整的图纸。化机公司的氨合成塔设计，除采用余远明、邓万贞提供的技术资料的有关内容外，重点对塔内件的气体混合器结构与其他部件的结合进行了改进，使得气体混合器不经破坏就可以取出，方便了触媒的装卸，触媒装填效果更为理想。化机公司完成设计后，使用同一技术为其他厂家生产氨合成塔内件，未向贵州工学院或者余远明支付提成费。

1987年2月23日，邓万贞以个人名义向中国专利局提出“合成反应器及其应用”发明专利申请，此后，邓万贞将名称变更为“合成氨生产方法及其合成反应器”。1989年3月8日，该申请通过审定公告，同年7月5日，中国专利局授予邓万贞专利权。在审定授权的专利权利要求中，化机公司设计的气体混合器的结构及其与其他部件的结合是一个技术特征。1992年9月23日，应当事人的要求，中国专利局同意将专利权人变更为邓万贞和余远明。

一审判理和结果：

一审法院认为：中国专利局核准的87100963号专利权项共有7项，其中主权项2项，从权项5项。从权利要求书的内容看，该项发明专利权受保护的主要内容，是内件结构及应用时的两种流程，不是工艺参数或者数学模型等理论或数据。内件结构技术经审查属化机公司独创技术，与工学院转让的技术以及余远明提供的生产参数无关。邓万贞申请发明专利的合成塔内件结构数据以及相应的生产技术来源于化机公司。因此，化机公司反诉请求该专利权应归其所有的事实和理由部分成立，化机公司应为该专利的共有人。化机公司作为共有人，其生产销售自行设计的合成塔的行为不构成侵权。据此，余远明、邓万贞起诉化机公司侵犯专利权的诉讼请求无相应的事实和法律依据。判决驳回余远明、邓万贞的诉讼请求；化机公司享有合成氨生产方法及其合成反应器发明专利权。

上诉与答辩：

上诉人余远明和邓万贞上诉称：化机公司提出的反诉，已经超过诉讼时效，应依法驳回其反诉请求；化机公司对内件结构的改进，并非本发明的必要技术特征，作为完整的技术方案，已经由余远明、邓万贞二人完成，化机公司的工作仅仅是从方案到产品的实现，不应享有专利权；化机公司侵犯专利权，应当承担民事责任。

被上诉人化机公司答辩称：我公司的反诉没有超过诉讼时效，原审认定事实清楚，适用法律正确，请求维持原判。

二审结果：

二审期间，经过人民法院主持调解，双方当事人自愿达成调解协议：双方同意对“合成氨生产方法及其合成反应器”专利权属问题不再争论，专利权人仍为余远明、邓万贞。化机公司有今后继续利用该项专利的权利，不再向余远明和邓万贞支付许可使用费；化机公司在调解书送达后15日内向中国专利局申请撤回请求宣告该专利无效的申请；化机公司自愿补偿余远明、邓万贞人民币25万元。

评  解 

本案要点如下： 

    一、专利侵权诉讼中，被控侵权方提出应当与侵权诉讼的原告共同享有专利权，或者提出自己独立享有专利权，并以此作为不构成侵权的抗辩理由。在这种情况下，专利权属诉讼能否作为专利侵权诉讼的反诉提出？

民事诉讼法中的反诉，是指在已经开始的诉讼中，被告为了维护自己的合法权益，针对原告提出的诉讼请求，向人民法院提出相反的诉讼请求，其目的是抵消或者吞并本诉的请求。法律规定人民法院可以将本诉与反诉合并审理，以便人民法院进行审判和当事人参加诉讼。

    专利侵权诉讼中，时常发生被控侵权方针对专利权人向人民法院提出专利权属主张，并以享有专利权、作为专利权人或者共有人，其实施专利的行为有合法依据作为专利侵权诉讼的抗辩理由。本案化机公司提出余远明、邓万贞是使用该公司的技术申请而获得专利的，该公司应为专利权共有人，据此要求驳回余远明、邓万贞的诉讼请求 。在此情况下，专利侵权诉讼与专利权属诉讼虽然当事人相同，在同一法院审理，并适用同种诉讼程序，但是却不宜作为本诉与反诉合并审理。理由如下：

    1、反诉不仅要求向本诉的原告提起、向受理本诉的人民法院提起、本诉和反诉须适用同类诉讼程序以及必须在一审判决前提出等形式要件，更为重要的是，反诉必须符合法律规定的实质要件，即反诉与本诉的诉讼请求必须有事实上或者法律上等联系，必须是基于同一法律关系而产生的权利义务。本案中专利侵权诉讼与专利权权属诉讼虽然涉及当事人相同，但是涉及的法律事实不同，产生的法律关系不同，人民法院审理案件适用的法律规范也不同。专利侵权诉讼要审查被告制造的产品是否落入了专利权利要求的保护范围，是否符合法律规定的侵权构成要件，是给付之诉，其法律依据是《中华人民共和国专利法》第十一条、五十九条、六十二条等条款；专利权属诉讼要审查是否对授予专利权的专利技术方案作出实质性贡献，是确认之诉，其法律依据是《中华人民共和国专利法》第六条和第八条、《中华人民共和国专利法实施细则》第十一条、原《中华人民共和国技术合同法》第三十二条等条款。因此，专利侵权诉讼和专利权属诉讼的标的不是共同的或者同一类的，不能作为反诉成立。

2、   专利侵权诉讼与专利权属诉讼不宜合并审理。

审判实践中将不同的诉讼合并审理，目的是方便诉讼，减少诉累。将专利侵权诉讼与专利权属诉讼合并审理则达不到上述目的。知识产权作为无形财产，其权利人向人民法院起诉他人侵权其合法权益时，首先应当提供证据证明其享有该项民事权利，这也是人民法院应当审查的内容之一。与有形财产所有权占有的表现形式不同，专利权利证书上记载的权利人并不一定是真正的专利权人，如果他人对其提出专利权属主张，且符合法律规定的立案审理的条件，人民法院应当予以审理，确认谁是真正的专利权人。专利侵权案件的前提是原告享有专利权，如果一审中专利侵权诉讼的被告提出专利权属诉讼请求，并由人民法院将两个案件合并审理，判决侵权诉讼的被告享有或者与侵权诉讼的原告共同享有该项专利权，并以被告享有专利权为由判决不构成侵权，而不依据专利法规定的专利侵权构成要件进行审查，到二审程序中，如果二审法院发现侵权诉讼被告提出的专利权属诉讼请求不能成立，应予驳回，也就是说，侵权诉讼中被告实施被控侵权行为没有合法依据，此时，再就是否构成专利侵权进行审理，就将面临以下难题：由于一审法院没有依据专利法规定的侵权判定原则查明侵权构成的事实要件，二审人民法院不应直接就侵权是否成立下判，而应当以事实不清发回一审法院重新审理专利侵权诉讼，否则，是在事实上剥夺了侵权诉讼当事人的答辩、上诉等诉讼权利。因此，在这种情况下，正确的处理方法应当是：首先确定专利权归属，并中止专利侵权诉讼的审理，待专利权属诉讼终审判决发生法律效力后，以该判决所确定的法律事实为基础，再恢复专利侵权诉讼的审理。

本案一审期间，将专利侵权与专利权属诉讼作为本诉与反诉合并进行了审理，但是由于二审期间，在人民法院主持下在，查清事实，分清责任的基础上，双方当事人调解结案。所以，可以不再追究一审程序中存在的问题。 

    二、“禁止反悔原则”的适用。禁止反悔原则，是指在判断专利的效力和判断是否侵权时，专利权人对权利要求的解释应当一致。不应在专利申请过程中为了获得专利权对权利要求进行狭义的或者较窄的解释，而在侵权诉讼中为了证明他人侵权，又对权利要求进行广义的或者较宽的解释，对权利要求的解释要前后一致，专利权人对其申请专利时与中国专利局之间的往来文件中所作的认可或者放弃的内容，在侵权诉讼中不得反悔。

禁止反悔原则经常运用于解释专利权利要求的范围，特别是判断某一技术特征是否构成发明的实质性技术特征，是否为该发明的发明点。本案在审理专利权属纠纷中涉及到由化机公司设计的合成塔内件结构部分的地位和作用，从而判断化机公司是否应当共享该专利。从发明该项专利技术的过程看，化机公司设计的合成塔内件结构部分，与已有技术和余远明提供的图纸相比，在气体混合器部分作了改进，解决了装卸触媒的问题，与开人孔或者手孔均有实质性差别。对于这种差别，邓万贞在答复中华人民共和国专利局审查意见时称：“这是一种突出的特点和实质性进步”。根据“禁止反悔原则”，化机公司设计的合成塔内件结构部分是构成本发明的实质性技术特征，是发明点之一，因此，化机公司应当享有相应的民事权利。余远明、邓万贞在上诉理由中称：“化机公司对内件结构的改进，并非本发明的必要技术特征”是没有事实和法律依据的。