一、 专利纠纷案件的收案范围

1、最高人民法院关于专利案件审判的几个通知

  《最高法院关于开展专利审判工作的几个问题的通知》，1985年2月16日，共分两部分，6个问题；《最高法院关于审理专利申请权纠纷若干问题的通知》，1987年10月19日，共5条；《最高法院关于审理专利纠纷案件若干问题的解答》，1992年12月29日，共8条。

    2、九类案件：

   （1）应否授予发明专利权的纠纷案件；

   （2）宣告授予的发明专利权无效或者维持发明专利权的纠纷案件；

   （3）实施强制许可的纠纷案件；

   （4）实施强制许可使用费的纠纷案件；

   （5）专利申请公布后专利权授予前，使用发明、实用新型、外观设计的费用的纠纷案件；

   （6）专利侵权纠纷案件；

   （7）转让专利申请权或者专利权的合同纠纷案件；

   （8）专利申请权纠纷案件：

    职务发明创造还是非职务发明创造的纠纷案件；

    谁是发明创造的发明人或者设计人的纠纷案件；

    协作（合作）完成或者接受委托完成的发明创造，谁有权申请专利的纠纷案件；

   （9）专利权属纠纷案件（当事人之间谁是真正的专利权人所发生的确权纠纷案件）。

    3、级别管辖

   （1） 1－4类案件由北京市第一中级人民法院作为一审法院，北京市高级人民法院作为第二审法院。

   （2） 其余各类由省会所在地中级人民法院、各经济特区中级人民法院、各高院指定并经最高法院同意的中级人民法院作为第一审法院。

    4、司法管辖与行政管辖的协调问题

   （1）专利管理机关已经受理尚未调处完结的案件，当事人向法院起诉的，有三种情况：一方拒绝答辩并向法院起诉的，法院应当作为民事案件受理；作了实质性答辩又向法院起诉的，法院不予受理；双方都向法院起诉的，法院应当作为民事案件受理。

   （2）对专利管理机关的处理决定不服，当事人向法院起诉的，有两种情况：有关赔偿责任和赔偿数额的纠纷，当事人不服向法院起诉的，法院仍应作为民事案件受理；对行政处罚决定不服向法院起诉的，法院应作为行政案件受理。

   （3）经专利管理机关调解达成调解协议的专利纠纷案件，当事人一方反悔向法院起诉的，法院应作为民事案件受理。

    二、 专利申请公布后专利权授予前，使用发明、实用新型、外观设计的费用纠纷案件的审理

    1、专利法13条：发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。

    2、最高法院关于审理专利纠纷案件若干问题的解答2条：在发明专利申请日至公布日期间，专利法对提出专利申请的技术未规定给予保护。在此期间，他人将独立研制出的与申请专利的技术相同的发明付诸实施或者转让的，不承担侵权责任；但是，专利申请公布以后，继续使用该项技术的，应支付适当的费用。

    三、转让专利申请权或者专利权的合同纠纷案件的审理

    注意合同生效的法定条件：

    1、全民所有制单位－上级主管机关批准；

    2、中国单位或者个人向外国人转让－国务院有关主管部门批准；

    3、专利局登记和公告后生效。

    四、 专利申请权纠纷案件的审理和专利权属纠纷案件的审理

    1、职务发明创造和非职务发明创造

   （1）职务发明创造：申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，单位申请的，专利权归单位持有或者所有。

    非职务发明创造：申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，个人申请的，专利权归个人所有。

   （2）认定：专利法第6条：执行本单位的任务或者主要是利用本单位物质条件所完成的发明创造。

    实施细则第10条：执行本单位的任务：

    在本职工作中作出的发明创造；履行本单位交付的任务所作出的发明创造；退职、退休或者调动工作后一年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

    本单位的物质条件：资金、设备、零部件、原材料、不对外公开的技术资料。

    最高法院关于审理科技交付案件的若干问题的规定第47条：

   “本岗位的职责”：根据单位的规定，职工所在岗位的工作任务和责任范围。如此岗位与某项技术成果的研究开发没有直接关系，其完成的该项成果就不属于履行本岗位的职责。

    第48条：“主要利用本单位的物质技术条件”：是指职工在完成技术成果的研究开发过程中，全部或者大部利用了单位的资金、设备、器材或者原材料，或者该项技术成果的实质性内容是在本单位尚未公开的技术成果、阶段性成果或者关键技术基础上完成的。技术成果完成后对其技术方案进行验证性试验、小试、中试而利用的物质条件（但不包括后续开发内容），或者在开发过程中利用本单位已经向社会公开或者已为本领域专家公知的技术信息，则不属于。

    2、谁是发明创造的发明人或者设计人的认定

    专利法细则第11条及最高法院规定的第50条：对发明创造作出创造性贡献的人。

    认定：判定创造性贡献时，应当分解发明创造的实质性技术构成，提出这些构成的人即为作出创造性贡献的人。只负责组织工作、提供物质条件、从事辅助工作的人不是。

    3、协作或者委托所完成的发明创造

    专利法第8条：依合同约定；

    无合同约定，专利申请权及批准后授予的专利权，归完成或者共同完成的单位所有或者持有。

    五、 专利侵权纠纷案件的审理

   （一） 专利侵权行为：一项发明创造被授予专利后，专利权人即享有独占的排他性权利。他人侵犯了这种权利，就是专利侵权。

    直接侵权：

    1、专利法第11条第一款：发明和实用新型专利权：

   （1） 制造专利产品（产品发明专利、实用新型专利、外观设计专利）；

   （2） 使用专利产品（产品发明专利、实用新型专利）、使用专利方法或者使用依照该专利方法直接获得的产品；

   （3） 销售专利产品（三种专利）、销售依照专利方法直接获得的产品；

    2、专利法第11条第二款：外观设计专利：

   （1） 制造外观设计专利产品；

   （2） 销售外观设计专利产品。

    3、专利法第11条第三款：

    进口专利产品、进口依照专利方法直接获得的产品（为上两款所述用途）。进口到中国口岸即成立。

  （二） 专利侵权的构成条件

    1、实施了专利侵权的行为。即未经许可的制造、使用、销售、进口。

    2、以生产经营为目的。譬如制造专利产品为个人使用等，不属专利侵权。

    3、在我国专利法有效的地域内实施，专利的地域性。

    4、专利有效期内实施，发明专利20年，实用新型、外观设计专利权期限为10年，均从申请日起计算。

    5、存在主观过错：故意、过失。

  （三） 专利侵权的特殊形式：

    a．间接侵权

    1、生产专门用于制造专利产品的零部件供他人制造专利产品。

    2、与直接侵权人构成共同侵权。法律依据：最高法院关于贯彻执行民法通则若干问题的意见：教唆、帮助他人实施侵权行为的人为共同侵权人，应当承担连带民事责任。

    3、认定：直接侵权行为的存在，且在我国发生；主观上具有促成直接侵权的意图。

    4、案例：磁镜式电弧炉专利侵权案：激磁线圈。

    转让技术中的间接侵权问题：

    转让他人的专利技术，受让人实施该项技术，后者为直接侵权人，前者为间接侵权人。通常由间接侵权人承担侵权责任。（美国：前者不承担侵权责任，除非其参与设计制造，因为转让他人专利技术不会造成损害）

    b．假冒专利：

    专利法63条第1款：按专利法第60条规定处理，即按专利侵权处理。情节严重，构成假冒专利罪。

  （四） 不视为专利侵权的行为

    专利法第62条规定5项：

    1、专利权用尽。专利权人制造、专利权人许可制造的专利产品售出后，使用或者销售该产品。

    2、不明知、不应知的销售。使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的产品。

    3、享有先用权。在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法，或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用。（已形成的生产能力）

    4、临时过境。临时通过中国领土、领水、领空的外国运输工具，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利。（依照与所属国签订的协议、共同参加的国际条约、互惠原则）。

    5、专为科学研究和实验使用。（对专利产品本身进行实验，非在别的实验研究过程中使用专利产品。）

  （五） 专利侵权的判定

    1．发明专利和实用新型专利侵权的判定

    a．确定专利权的保护范围

   （1） 依据――专利的权利要求书。记载该专利受保护的技术方案或者叫必要技术特征。

专利法第59条：发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准。

    关于权利要求作用的三种学说：

    o 周边限定说：专利权的保护范围以权利要求的文字决定。

    o 中心限定说：以权利要求为中心，全面考虑发明的目的、性质和专利说明书、附图所记载的内容。 

    o 折衷说：由权利要求的实质内容决定，即以权利要求的内容为准，说明书和附图只能用来解释权利要求。

   （2） 权利要求的阅读

    o 独立权利要求和从属权利要求： 细则21条：权利要求书应当有独立权利要求，可以有从属权利要求。

    o 独立权利要求：（细则21条2款）从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载为达到发明或者实用新型目的的必要技术特征。写在从属权利要求之前。

    组成：专利法细则第22 条。

    前序部分――写明发明、实用新型要求保护的主题名称，及该主题与现有技术共有的必要技术特征。

    特征部分――写明发明、实用新型区别于现有技术的技术特征。使用“其特征是……”用语。

    前序特征＋特征特征＝专利权的保护范围。

    注意：一项发明、实用新型只有一个独立权利要求。

    o 从属权利要求： （细则21条3款）记载要求保护的附加技术特征，对引用的权利要求作进一步的限定。

    组成：专利法实施细则第23条第1款。引用部分和限定部分。

    引用部分――写明引用的权利要求的编号、主题名称。

    限定部分――写明发明、实用新型附加的技术特征。

   （3） 权利要求的采用

    o 独立权利要求――确定专利权的保护范围。供侵权判定使用。

    o 从属权利要求――记载附加技术特征。共维护专利权用，对判定侵权不起作用。

   （4） 权利要求的解释

    o 分解独立权利要求为若干个具体的技术特征。

    o 专利说明书及附图。专利法59条1款：可以用于解释权利要求。

    案例：专利：一种酸角饮料的制备方法。

    权利要求：酒食酸、柠檬酸、醋酸。 “和”或者“或”？

    被控侵权产品：只有其中一种酸。

    说明书：实施例也用其中一种。

    认定：或。侵权成立。

     o 专利申请文件

     ――禁止反悔原则：专利权人在专利申请构成中为了能够获得专利授权而放弃了的某些内容，在以后的专利侵权诉讼构成中，就不能够再用这些放弃了的内容来对抗被控侵权人。

     案例：专利――优化五笔字型。

     权利要求：220个字根组成的编码体系。

     被控侵权产品：199个字根，减少21个 。

     发明人王永民答辩说：整个形码设计的过程就是“这220个字根的选取和科学组合的过程”，是本发明的精华和核心。如果有人试图随便减少或者增加这个字根表中的字根，即使是三五个字根，或者打乱现有的组合，那就不但会出现大量的重码，而且会破坏现有的规律性和操作员指法的协调性。因此，这220个字根及其排列，是缺一不可的整体，增加、减少或者打乱这些字根，都会使本发明成为任何人都无法实施的技术。

     o 词语解释。

    自然科学名词：按国家规定、采用约定俗成的统一称呼。

    新词语、外来语：保证其含义为所属领域的技术人员清楚。

    案例：专利――炼焦炉炉盖。

    权利要求：炉盖与炉体两侧活动联接。

    被控侵权产品：炉盖与炉体两侧接触。

    中国大百科全书解释。

     o 法院解释权利要求，可以请技术专家协助。

    召开专家咨询会；进行技术鉴定；聘请技术人员做人民陪审员。

    b．确定被控侵权产品的技术特征

   （1） 对被控侵权产品的技术特征进行分解。

   （2） 可由原、被告自行分解，经法官认可。

   （3） 必要时可请专家协助。

    c．对比

   （1）对比对象：独立权利要求中记载的技术特征与被控侵权产品之间    

对比。不得：

     o 产品与产品对比

     o 权利要求与权利要求对比。

    双重授权问题：最高法院：关于在专利侵权诉讼中当事人均拥有专利权应如何处理问题的批复，93，8，16

     o 从属权利要求与产品对比

   （2）可能出现的几种结果

     o 全面覆盖。abc＝abc ，侵权成立。（重复授权问题）

     o 被控侵权产品特征多于权利要求记载的特征。abcd  abc，侵权成立。（从属专利、基本专利：专利法53条）

     o 被控侵权产品特征少于权利要求记载的必要技术特征。ab  abc，侵权不成立。

     o 两个特征之间没有实质性区别，即等同物替换。abc  abc，侵权成立。这种情况的侵权，专利理论上叫“等同原则”。

    等同的认定方法：两问法：

    被控侵权产品中与权利要求中不同的技术特征，所属领域里普通技术人员 是否经过仔细研究专利说明书、附图和侵权要求后，不需要经过创造性的劳动就能够联想出来 ?

    被控侵权产品的目的、功能、效果与权利要求记载的技术特征所要达到的目、功能、效果是否相同或者基本相同？

    如果回答是肯定的，那么就属于等同，侵权成立。如果属于改劣，也属于等同。

    要注意：

    ——不是缺少必要技术特征，而是特征不同。

    ——等同范围具有相对性：发明水平高低。开拓、改进。   

    ——等同范围不能覆盖现有技术。

    案例：自动吹飘旗杆专利

    权利要求：三气室吹飘；产品：单气室吹飘；现有技术：单气室吹飘。

    不侵权。

    o 产品不具有权利要求中的非必要技术特征。abc  abcd（多），侵权成立。这叫多余指定。

    认定：是否属于区别权利要求记载的技术方案与现有技术方案所必需，略去此项技术特征，是否还能授予专利权？

    是否属于实现专利发明目的、功能、效果所必需，略去此项特征，权利要求所记载的技术方案能否实现？根据说明书记载。

    案例：聚烯茎填充剂及方法专利

    权利要求：双马来酰亚胺

    产品：无。

    说明书、异议答辩均强调其合成效应作用

    属于必要技术特征，侵权不成立。

    2、外观设计专利侵权判定

    a． 确定外观设计专利权的保护范围

    外观设计：专利法实适细则第2条第3款：对产品的形状、图案、色彩或者其结合所作出的富有美感并适于工业上应用的新设计。

    确定依据：专利法第59条第2款：以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。

主视图、俯视图、侧试图等，特别是富有美感的要素。

    b． 确定外观设计专利产品与侵权产品是否属于相同或者类似商品。

    认定方法：

    o以功能、用途作标准；

    o参考国际外观设计分类表（洛迦诺条约）31大类，217个小类。

    c． 与被控侵权产品外观设计进行对比

    对比方法：

    o以普通消费者的眼光进行观察

    o要部观察，整体判断。体现美感的部位。

    对比结果：

    o相同――侵权；

    o近似――侵权；

    o既不相同也不近似――不侵权。

   （六） 侵权损害赔偿计算问题

    1、一般计算方法

    2、法定赔偿

    3、专利权人在专利产品上未加专利标志专利号：侵权成立，但不赔偿损失。

   （七） 专利诉讼中应注意的程序问题

    1、地域管辖问题

    侵权行为地：制造行为地、销售行为地、使用行为地、进口行为地

    侵权结果地：

    2、诉讼时效计算问题

    最高法院批复：对于侵权行为是持续发生的，诉讼时效应从行为终了之日起计算。但损失计算：从起诉之日起，向前推算2年。

    3、中止审理问题：侵权人请求宣告专利权无效导致

    最高法院关于审理专利纠纷案件若干问题的解答第3条，92，12，29

   （1） 只适用实用新型、外观设计专利侵权案件

   （2） 在答辩期内提出

   （3） 法院应当通知被告此项权利

   （4） 答辩期外提出，可以不中止

   （5） 发明专利请求案件、经复审委审查维持实用新型专利侵权案件，可以不中止。

    4、方法专利侵权举证责任问题

（00/05/04整理，蒋志培）