广东省高级人民法院民事判决书
（1999）粤法知终字第6号
上诉人（原审原告）：数码通电讯有限公司（smartone mobile communications limited）。地址：香港铜锣湾告士打道280号世贸中心8字楼。
法定代表人：谢坚。
法定代表人：伍健，广州三和律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）：广州星晨集团通讯设备有限公司。地址：广州市广园中路1316号星晨商业中心9楼。
法定代表人：岑自健，该公司董事长兼总经理。
委托代理人：曹柳生、马少章，广东对外经济律师事务所律师。
上诉人数码通电讯有限公司因不正当竞争纠纷一案，不服广州市中级人民法院（1997）穗中法知初字第54号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。
原审认定："smartone"、"数码通"是原告在香港注册的企业名称中的字号和原告在香港注册的商标，现原告以被告在内地制造、销售的智能型电话机上使用的"smarton"、"数码通"商标与原告的上述字号、商标相同或相近似为由指控被告的行为构成了不正当竞争行为。鉴于我国反不正当竞争法所指不正当竞争行为是指该法所规定的行为，现被告在其制造、销售的产品上使用的商标仅与原告企业字号的中文部分相同，外文部分近似，并同时在其产品上注明了被告企业名称及地址，而没有使用原告的企业名称，不足以引人误认为被告的产品是原告企业的商品，被告的行为不构成反不正当竞争法中规定的擅自使用他人企业名称引人误认为是他人的商品的不正当竞争行为；原告的上述商标没有在国家商标局注册，原告也没有提交有关主管部门认定其商标为驰名商标的证据，故该商标不属我国商标法保护的对象，被告的行为也不构成反不正当竞争法中规定的假冒他人注册商标的不正当竞争行为。综上所述，原告主张被告的行为构成不正当竞争依据不足，本院不予支持。判决：驳回原告数码通电讯有限公司的诉讼请求。
数码通电话有限公司不服原判，向本院提起上诉。主要理由是：（1）上诉人已在香港取得"smartone"、"数码通"等六件商标的注册专用权及"数码通"、"smartone"字号专用权，在中国取得"smartone"的服务商标注册，上诉人对这些商标、字号享有专用权。（2）被上诉人使用"数码通"、"smarton"作为商标，是对上诉人字号及商标的抄袭、模仿。（3）上诉人的经营活动及广告宣传足以证明上诉人的商标及字号为驰名商标及驰名字号。（4）被上诉人在其商品的显著位置上使用"数码通"、"smarton"商标，被上诉人的广告宣传行为已将上述商标作为其企业的标志甚至是字号来使用，这种行为构成不正当竞争行为，也违反了诚实信用原则。（5）原判片面理解法律有关不正当竞争行为的定义，仅适用《反不正当竞争法》第二条第二款、巴黎公约第十条之二的规定，是适用法律错误。请求撤销原判，判令被上诉人立即停止不正当竞争行为，维护上诉人的合法权益。
被上诉人答辩同意原审判决。
本院经审理查明：上诉人是在香港注册的企业，成立于1992年2月7日，原名oreana limited，1992年3月24日变更名称为smartcom limited，1993年1月5日又变更为smartone mobile communications limited（数码通电讯有限公司）。该公司于1993年1月4日领取香港公共无线电通讯服务牌照，被许可提供公众移动无线电话服务及经营相关的无线电通讯仪器和材料。
1992年9月30日，上诉人在香港获准将"smartone"商标注册于第9类通讯设备及第38类通讯服务。1993年1月20日，上诉人又在香港获准将"数码通 smartone"商标注册于第9类通讯设备，在注册证明书上写明：商标上出现的中文字音译为"数码通"，意义为"数码，通"。本商标的注册不授予"数码通"等中文字的独家使用权。1993年1月20日，上诉人又在香港获准将"数码通 smartone"商标注册于第38类通讯服务，注册证明书写明：商标上出现的中文字音译为"数码通"，意义为"数码，通"。本商标的注册不授予"tone"一字及"数码通"等中文字的独家使用权。1995年4月3日，上诉人在香港又注册"数码通"商标于第9类通讯设备和第38类通讯服务，注册证明书上写明：商标上出现的中文字意义为"数码、通"，本商标的注册不授予"数码"及"通"个别中文字的独家使用权。
1997年9月28日，上诉人在国家工商行政管理局商标局取得"smartone"第38类服务商标注册，证号为1115794号。
上诉人在亚洲是较大型数字移动电话服务公司，是香港四大移动电话通讯商之一，其自1993年始，在香港的电视台、报刊、电台等多种媒介做广告宣传。还曾在北京国际机场作室内广告。1994年12月12日，上诉人与广东省移动通讯总公司签订《双边gsm漫游业务协议》，约定在双方各自经营的gsm网络（即使用gsm标准的蜂巢式移动无线电话网络）之间设立双边漫游业务，以供对方的gsm服务用户使用另一方的gsm服务。1996年7月26日，上诉人又与中国邮电部移动通信局签订了自动漫游协议。1996年11月，上诉人在广州设立常驻代表机构--香港数码通电讯有限公司广州办事处。
被上诉人成立于1995年6月16日，经营范围为：制造、加工、设计、销售通讯设备等。其成立后在内地制造销售的smarton数码通电话机及其包装盒、内附宣传页上均使用了"smarton"和"数码通"商标，并同时注明了被上诉人的企业名称及地址。被上诉人于1995年6月21日向国家商标局分别申请将"smarton"和"数码通"商标注册于第9类通讯设备商品上，其中"数码通"商标于同年10月9日被该局以"该商标直接表示本商品的特点"为由驳回申请，"smarton"商标于1996年12月被初步审定并公告。1997年3月，上诉人向国家商标局提出对上述"smarton"商标的异议，1999年3月25日（二审审理期间），国家工商行政管理局商标局作出（1999）商标异字第351号《关于第966609号"smarton"商标异议的裁定》：异议人是香港四大移动电话通讯商之一，通过各种媒体的广告宣传，其企业字号、商标"smartone"为这一领域消费者所知晓。作为一家地处广州，又是通讯行为专业厂商的被异议人，应知异议人的情况，在通讯设备上申请注册与异议人的"smartone"商标仅相差一个字母的"smarton"商标，两商标如此近似，无法使消费者区别，两商标的使用容易造成消费者的混淆。因此，异议人所提异议理由成立。经我局初步审定的第966609号"smarton"商标不予核准注册。被上诉人的smarton智能型电话机于1996年3月18日获国家科学技术委员会火炬计划办公室颁发的国家级火炬计划项目证书，1997年3月被列入1996年度广东省享受新产品税收优惠项目。
1997年12月，上诉人向广州市中级法院提起诉讼，请求判令被上诉人立即停止侵犯"smartone"、"数码通"字号及注册商标等知识产权的不正当竞争行为，赔偿经济损失人民币100万元，并在《羊城晚报》海外版、《信息时报》、《经济日报》上向上诉人公开赔礼道歉。
本院认为：上诉人是在香港注册成立的企业，1993年1月5日变更企业名称为smartone mobile communications数码通电讯有限公司。由于企业注册是区域性的，不须全国统一在一机构注册，因而，在港注册的企业名称属合法有效注册名称，也应受我国法律的保护。并且，对于企业名称的管理，《中华人民共和国企业法人登记管理条例施行细则》第七十二条规定港、澳、台企业，参照本细则对外商投资企业的有关规定执行。该细则规定外商投资企业开展经营活动的，应申请企业法人登记，外商投资企业设立的办事机构应当申请登记。1996年11月，上诉人在广州设立常驻代表机构--香港数码通电讯有限公司广州办事处，领取了中华人民共和国国家工商行政管理局颁发的外国（地区）企业常驻代表机构登记证。依照《中华人民共和国企业法人登记管理条例施行细则》第二十四条第四款企业名称经登记主管机关核准登记后，受国家法律保护的规定，上诉人的企业名称应予保护。企业名称是区别不同市场主体的标志，由行政区划、字号、行业或者经营特点、组织形式构成，其中字号是区别不同企业的主要标志。上诉人的字号是"smartone"、"数码通"，被上诉人在其制造、销售的电话机及其包装盒、内附宣传页上以"smarton"、"数码通"作为商标和广告宣传使用，其使用的"smarton"与上诉人英文企业名称中的字号"smartone"仅相差一个字母"e"，其使用的"数码通"与上诉人的中文企业名称中的字号"数码通"相同。参照国家工商行政管理局《关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》第四条关于商标中的文字和企业名称中的字号相同或者近似，使他人对市场主体及其商品或者服务的来源产生混淆（包括混淆的可能性，下同），从而构成不正当竞争的，应当依法予以制止的规定，被上诉人使用"smarton"、"数码通"商标和上诉人的企业名称中的字号"smartone"、"数码通"相近似和相同，足以使消费者对市场主体及其商品的来源产生混淆，误认为被上诉人的产品是上诉人的产品或与上诉人有一定的联系。被上诉人的上述行为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条第一款第（三）项的规定，是不正当竞争行为。上诉人上诉认为被上诉人的上述行为构成不正当竞争有理有据，本院应予支持。原审认定被上诉未使用上诉人的企业名称，不构成擅自使用他人企业名称，引人误解的不正当竞争行为，是将企业名称局限于企业全称，这将使擅自使用他人知名字号（商号）"搭便车"的行为合法化，因而在理解法律条文上有失偏颇，属于适用法律不当，应予纠正。鉴于被上诉人的不正当竞争行为给上诉人造成了侵害，被上诉人应承担损害赔偿责任。因上诉人的实际损失难以计算，上诉人也未能提供被上诉人在侵权期间因侵权所获得的利润，难以确定赔偿额，故本院结合本案的实际情况，酌定赔偿额为10万元人民币。
服务商标是指提供服务的经营者，与他人提供的服务相区别而使用的标志，依照《中华人民共和国商标法》第四条的规定，要取得服务商标的专用权，应申请注册；商标法有关商品商标的规定，适用于服务商标。1997年9月28日，上诉人在国家工商行政管理局商标局取得"smartone"第38类服务商标注册，证号为1115794号。因此上诉人的该商标受法律保护。上诉人在亚洲是数字移动电话服务的大公司，为香港四家最大的移动电话网络商之一，通过各种媒体的广告宣传，该"smartone"商标已成为公众熟知的服务商标。被上诉人在其制造、销售的产品上虽注明了其企业名称，但在其电话机及其包装盒、宣传册的显著位置上使用与上诉人服务商标相近似的"smarton"商标，足以造成公众的误认，使公众难以区分真正的经营者或者认为上诉人与被上诉人以及他们的服务或产品存在某种联系，从而达到"搭便车"获取竞争优势的目的。虽然上诉人的"smartone"商标在我国大陆是注册于服务类，而被上诉人是在产品上使用，但由于此商标已是相关公众所熟知的，而且通信服务和通信产品属于相关经营行业，被上诉人的行为也足以对上诉人的利益造成损害，因而此行为仍应予以制止。参照国家工商行政管理局商标局《关于保护服务商标若干问题的意见》第五条第三项关于伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制造的该服务行业所使用的、带有他人服务商标标识的物品（如餐饮业的餐具等）的行为，属于服务商标侵权行为的意见，也应认定被上诉人在其制造、销售的电话机及其包装盒、宣传册上使用"smarton"商标是侵犯上诉人的服务商标的行为，构成侵权。原审对上诉人的服务商标"smartone"不予保护也是不当的。上诉人上诉认为其享有"smartone"服务商标的专用权及应制止被上诉人使用该商标的理由成立，本院应予支持。
至于上诉人要求对其商品商标专用权作出保护的问题，因目前我国法律、法规尚未作出对香港注册的商标可直接给予保护的规定，本院尚难对上诉人的此项主张予以采纳。
综上所述，上诉人请求保护其企业字号"数码通"及"smartone"和注册商标"smartone"的专用权有理，本院予以支持。其他主张欠缺理由和依据，本院不予采纳。原审认定事实清楚，但适用法律不当，本院应予改判。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（二）项，《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条第一款第（一）、（七）、（十）项，第二款，《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、第五条第一款第（三）项，第二十条第一款之规定，判决如下：
一、 被上诉人广州星晨集团通讯设备有限公司于本判决生效之日起在其制造、销售的电话机及其包装盒、内附宣传页上停止使用"smarton"、"数码通"商标。
二、 被上诉人广州星晨集团通讯设备有限公司于本判决生效之日起15日内赔偿10万元人民币给上诉人数码通电讯有限公司smartone mobile communications limited，并在《羊城晚报》上向上诉人赔礼道歉（内容须经法院审定）。
三、 变更广州市中级人民法院（1997）穗中法知初字第54号民事判决为：驳回上诉人数码通电讯有限公司的其他诉讼请求。
一、二审案件受理费共30020元，由上诉人负担21014元，被上诉人负担9006元。上诉人预交的案件受理费本院不予清退，被上诉人应于本判决生效之日起15日内迳付9006元给上诉人。
本判决为终审判决。 | 
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