【案情简介】

原告：石家庄市福兰德事业发展公司

被告：北京弥天嘉业技贸有限公司

案由：侵犯注册商标专用权、不正当竞争纠纷

石家庄市福兰德事业发展公司（以下简称福兰德公司）为"pda"商标（第970474号商标注册证）的注册人，该商标核定使用商品为第9类（电子计算机及其外部设备、中英文电脑记事本等），注册有效期为1997年3月至2007年3月。北京弥天嘉业技贸有限公司（以下简称弥天嘉业公司）于1998年10月12日在中国互联网络信息中心（cnnic）申请了"pda.com.cn"域名，中国互联网络信息中心向其颁发了981012005037号"pda.com.cn"域名注册证。福兰德公司于1999年4月以弥天嘉业公司侵犯商标专用权为由向北京市第一中级人民法院提起诉讼。在一审诉讼过程中，福兰德公司增加了被告构成不正当竞争的诉讼请求。

根据福兰德公司所举证据，该公司于1996年起相继注册了不同使用类别的"小秘书"商标，该商标包括"小秘书"文字、图形及英文"portable secretary"等。该公司表示其"pda"商标为"小秘书"的英译"personal data assistant"的缩写。该公司为"小秘书"商标进行了广告宣传，但未能证明其"pda"商标实际投入使用，也未就该商标的知名度及影响范围提供证据。

根据弥天嘉业公司所举证据，在学苑出版社出版的《标准英汉－汉英计算机详解辞典》、《英汉微机小百科辞典》、北京希望电子出版社出版的《微软英汉双解计算机百科辞典》等公开出版物中，均将"pda"解释为英文"personal digital assistant"（个人数据助理）的缩写，是一种轻巧的掌上型计算机。

弥天嘉业公司的网址为www.pda.com.cn，主要为介绍和销售"掌上电脑"的网站。该网站网页上使用了pda标志，该网站介绍及销售的产品均为其他厂家的掌上电脑产品。

弥天嘉业公司于1999年5月17日以福兰德公司商标注册不当为由向国家工商行政管理局商标评审委员会提出评审申请，商标评审委员会予以受理。（注：商标评审委员会已于本案诉讼终结后作出撤销"pda"商标的终局裁定）

【当事人的诉辩主张】

原告福兰德公司诉称，原告于1997年3月申请注册了"pda"商标，已使用两年。该商标为公众所熟悉，已与原告的形象和产品紧密相连。原告为进行网络广告宣传，准备申请与商标相同的名称"pda"为域名。但被告恶意抢先注册该域名，该域名和其公司或产品无任何直接关系。原告认为，注册商标受法律保护，任何单位及个人不得擅自使用和销售该商标产品。被告未经原告许可，使用原告注册商标为其产品进行网络宣传，已经构成商标侵权，同时也构成不正当竞争行为，请求判令被告停止使用互联网络"pda.com.cn"域名，停止对原告注册商标的侵权行为，并赔偿原告经济损失500元，承担本案诉讼费、律师代理费。

被告弥天嘉业公司辩称，互联网络域名是自己依法从中国互联网络信息中心（cnnic）合法注册的，并拥有cnnic颁发的域名注册证。pda系原告注册商标前已存在的通用名称，原告对其不应享有专用权。原告无端指控自己侵犯其注册商标，没有任何事实和法律依据，请求驳回原告起诉。

【审理结果】

北京市第一中级人民法院经审理认为，本案被告的被控行为是否侵犯了原告的商标专用权，应依据《中华人民共和国商标法》的相关规定进行判断。原告所主张权利的"pda"商标为产品商标，根据商标法第三十八条的规定，在相同或类似商品上擅自使用他人注册商标的行为构成侵权，被告将"pda"标志注册域名的行为，不属于在相同或类似商品上使用原告的商标。而且，商标法第三十八条虽有"给他人的注册商标专用权造成其他损害"属于侵权行为的规定，但《中华人民共和国商标法实施细则》第四十一条对该条款所包括的侵权行为予以了明确列举，亦不包括原告所指控的行为。因此，被告的行为不具备商标法所规定的侵权条件，不构成侵犯原告的商标专用权。虽然被告使用"pda"域名的网站的网页上有"pda"的标志，但该网站所介绍和销售的产品均非被告自己的产品，也就是说被告是将"pda"作为服务标志使用的，而原告的商标属于产品商标，在原告不能证明自己的商标属于驰名商标的情况下，被告的行为不构成侵权。

被告将"pda"标志注册域名的行为是否构成不正当竞争，应根据被告的行为是否利用了原告为"pda"商标所创造的声誉，是否违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》所规定的公平及诚实信用原则来判断。原告没有就"pda"商标的使用情况举证，也没有对该商标的影响范围和知名范围提供证据。虽然原告主张"pda"商标是自己"小秘书"商标的英译缩写，自己为"小秘书"商标投入了大量的广告宣传，但因"pda"商标与"小秘书"商标差别较大，对于熟悉"小秘书"商标的公众来说，二者间在认识上不会产生必然的联系。因此，"pda"商标不属于有一定影响力和知名度的商标。同时，在电脑行业中，"pda"为轻巧的掌上型计算机的代称，该标志不特指原告单位及产品。在这种情况下，就排除了公众见到被告的域名，会误认为使用该域名的网站与原告存在特定关系的可能。因此被告注册该域名的行为，没有使公众产生混淆，不存在以此利用原告商标声誉牟取利益，故原告主张被告的行为构成不正当竞争亦不能成立。

《中国互联网络域名注册暂行管理办法》第二十三条对域名纠纷的处理做了相应规定，但由于该办法属于部门规章，故对域名注册单位处理此类纠纷时产生效力。而本案属于商标侵权及不正当竞争纠纷，被告的行为是否构成侵权，应按照商标法及反不正当竞争法的有关规定进行处理。

根据以上理由，原告指控被告注册"pda"域名的行为侵犯了自己的商标权及构成不正当竞争，缺乏事实和法律依据，其诉讼请求本院不予支持。依照《中华人民共和国商标法》第三十八条、《中华人民共和国商标法实施细则》第四十一条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条之规定，判决如下：驳回原告之诉讼请求。案件受理费400元、其他诉讼费用900元，由原告承担。

一审宣判后，原被告均未提起上诉。

【评析】

一、 关于将他人注册商标注册为域名是否构成商标侵权。

此问题应当依照商标法的立法精神以及相关规定进行判断。首先，商标法第38条、商标法实施细则第41条对何为商标侵权行为作了明确的列举式规定，其中并未包括擅自将他人注册商标注册为域名的行为，因此，从现行商标法及其实施细则的明文规定看，很难直接找到认定被告构成商标侵权的法律依据。其次，从商标侵权的基本特征看，商标的最基本作用和价值体现是区别商品的来源，商标侵权的本质就在于这种行为具有足以造成消费者误认的可能性。这里的"误认"是指对商品来源产生误认或者产生使用人与商标注册人之间存在某种特殊联系的错误认识。因此，商标侵权的基本特征包括以下四个方面：一是使用了与他人注册商标相同或者近似的商标；二是这种使用必须具有足以造成误认的可能性；三是这种使用必须是未经注册商标所有权人的许可；四是这种使用必须是为了商业目的。从本案来讲，被告实质上是将"pda"作为服务标志使用，其行为似已具备了上述第一、三、四个特征，但是否具备了最关键的第二个基本特征，则需要具体分析。本案原告的"pda"注册商标为商品商标，而被告网站的主要内容是介绍和销售其他厂家的掌上电脑产品，社会公众见到与原告注册商标文字相同的域名而访问该网站，但在进入网站后，见到网页上所介绍销售的产品并非商标权人的产品，并不会对该网站中介绍和销售的商品的来源产生误认；同时，由于原告不能举证证明其商标在公众或特定消费者中享有一定的知名度，故也不会产生原被告之间存在某种特殊联系的错误认识。因此，即使被告的抢注行为是不当的，也不属于商标侵权范畴，而应由其他法律调整。当然，如果使用该域名的网站内销售的产品也使用了权利人的商标，自然属于商标侵权，但侵权原因在于其销售产品时使用了他人商标（类似于在广告上使用他人商标），而不在于其域名使用了他人商标。

二、关于将他人注册商标注册为域名是否构成不正当竞争。

商标和域名在市场中所发挥的作用均体现在识别上，因此抢注域名可能给权利人造成的损害应体现在误认方面。例如：如果在公众或特定消费者中享有一定的知名度的商标被他人注册为域名，则域名抢注者客观上利用了商标权人的商标声誉，在网络领域无偿享用或占有了商标权人为其商标的市场知名度和影响力所付出的努力。这种行为从根本上说是违背了诚实信用原则，给公平有序的竞争秩序造成了损害，根据目前我国的法律体系，这种行为应属于反不正当竞争法所调整的范围。

一般来说，反不正当竞争法所保护的是公平有序的市场竞争秩序，只有在权利人确实因行为人的不当行为使自己在市场竞争中处于不利位置、实际利益受到损害的情况下，侵权才能构成。因此，被抢注域名的商标属于有一定知名度和影响力的商标（但并不一定是驰名商标），是认定域名抢注者构成不正当竞争行为的条件。但 本案原告不能证明自己的"pda"商标在注册后曾经投入过实际使用，也没有对该商标的知名度及在公众中的影响力提供有效证据。同时，在电脑行业中，"pda"为轻巧的掌上型计算机的代称，该标志不特指原告单位及产品。因此，原告主张被告的行为构成不正当竞争亦不能成立。